미국 상표 출원 – 마드리드 출원의 문제점

6월 18일 업데이트됨

#아마존 #브랜드 #등록 (#Amazon #Brand #Registry) 정책으로 인해 #미국 #상표권 소유는 미국 시장의 규모를 떠나 성공적인 판매를 위한 필수 조건이 되었습니다. 아마존 브랜드 레지스트리를 위해 미국 #상표 출원을 알아보시는 경우 반드시 아래 내용을 확인하시기 바랍니다.



최근 마드리드 (Madrid) 방식으로 미국에 상표를 출원한 후 거절 통지를 받아 당소를 찾아오시는 사례가 많습니다.

미국에 상표를 출원하는 여러가지 방법이 있지만 그 중 하나가 WIPO (World Intellectual Property Organization)를 통한 마드리드 출원 방식입니다.

마드리드 신청은 1회 출원으로 다국가에 출원할 수 있는 출원 방식입니다. 출원 국가의 추가에 따라 비용이 청구되기 때문에 비용적인 장점이 큰 출원 방식은 아니지만, 국가마다 출원서를 접수하지 않아도 되는 편리함이 있습니다.

마드리드 출원 시스템의 구조

단, 이러한 편리함 뒤에는 큰 단점이 존재하는데요. 한번의 출원서로 진행되는 만큼, 각국의 다른 심사기준을 한번에 통과하기는 어렵다는 것입니다. 특히, 미국의 경우 마드리드 출원의 2.9% 만이 미국 출원 규정을 충족한 것으로 나타났는데 (2017년), 이는 마드리드 출원의 대부분이 미 특허청(USPTO) 심사를 통과하지 못한다는 것을 의미합니다.

거절은 다양한 이유로 발생할 수 있으나, 유사성으로 인한 거절이 아니라면, 많은 경우가 간단한 출원서 수정으로 해결할 수 있는 경우입니다. 하지만 마드리드 출원의 경우 아래와 같은 문제가 발생합니다.


1. 출원기간의 증가

마드리드 출원의 경우 USPTO가 발급한 거절통지서가 출원자에게 전달되기까지 상대적으로 오랜 시간이 소요됩니다. 이는 여러 기관이 얽혀 있는 마드리드 출원 시스템의 구조로 인해 발생하는데요, 이로 인해 전체 출원기간이 늘어나게 됨은 물론 전달과정에서 문제가 생기는 경우 자칫 답변 기한을 놓치게 되어 출원이 최종 거절될 수 있습니다.


2. 비용 증가

8월 3일부터 시행된 해외 출원자의 미국변호사 의무선임 규정으로 인해 해외 출원자는 반드시 미국 변호사를 통해 출원 업무를 대신하게 되었습니다. 이는 마드리드 거절조치에 대해 답변 업무도 포함됩니다. 출원자는 거절조치에 대한 대응을 위해 미국 변호사를 별도로 고용해야 함으로 이중으로 지불하는 부담을 갖게 됩니다.


결과적으로, 마드리드 출원은 1회 다국가 출원이라는 장점과 동시에 심사기간과 비용이 증가할 수 있는 단점을 동시에 갖는 출원방식이라고 할 수 있습니다.

특히, 미국을 주요 시장으로 삼으신 경우 마드리드 출원 보다는 미국 단독 출원이 비용과 시간면에서 더 유리한 출원방식이 될 수 있습니다.

미국 단독 출원의 경우 USPTO는 심사결과 또는 수정요청을 지정된 미국 변호사에게 이메일 또는 전화로 전달함으로, 해당 사실이 신속하게 출원자에게 전달될 수 있습니다. 또한, 출원서 수정과 같은 간단한 조치는 많은 변호사들이 추가 비용 없이 진행하고 있습니다.

미국 단독 출원은 실제 사용이 없어도 사용의도를 근거로 출원이 가능하며, 한국에 상표가 출원 또는 등록된 경우에도 출원이 가능하므로, 어느 경우라도 신속한 출원이 가능합니다.

사용의도 출원 방식이란

아마존 브랜드 등록을 위한 미국 상표 출원은 마드리드 방식 보다는 미국 변호사를 통한 단독 출원이 시간과 경제적인 측면에서 더 유리합니다.




​당소는 여러 정부보조금의 해택을 받아 저렴하게 미국 상표 출원을 하실 수 있도록 도와드리고 있습니다. 아마존 셀러 또한 본 해택을 받을 수 있습니다.

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