상표 (trademark)를 미국 특허청(USPTO)에 등록하게 되면, 상표의 소유권자는 미 전역에 해당 상표의 독점적인 권리를 인정받게 되며, 법적 보호를 받을 수 있게 됩니다.
하지만, 등록 상표의 유효성이 언제까지나 지속되는 것은 아닙니다. 미국 내 상표권 유지의 전제조건은 지속적인 사용 (continuous use in commerce)이며, 만일 등록 후 정해진 시점에 이를 증명하지 못하는 경우 등록이 취소됩니다.
등록 상표의 유지를 위해서는 아래 두 가지 절차가 반드시 진행해야 합니다.
1. 등록 5년 후 사용증명 - 제 8조 선언서 (Section 8: Declaration of Use)
등록 후 5년이 지난 시점에서 상표를 계속 사용하고 있는 경우 이에 대한 증빙자료와 사용증명 선언서를 미 특허청에 제출해야 하며, 미접수 시 해당 상표는 미사용으로 간주되어 등록이 취소됩니다. 일시적으로 미사용 중인 경우(Excusable Nonuse of a Mark)에도 사용증명을 접수해야 등록이 소멸되는 것을 막을 수 있습니다.
1차 사용증명은 상표 등록 후, 5년과 6년 사이에 접수해야하며, 불가쟁력* 선언(Section 15: Declaration of Incontestability)을 함께 접수할 수 있습니다.
*상표의 불가쟁력 - 제 15조 선언서 (Section 15: Declaration of Incontestability)
상표권자는 연방 상표법 (Lanham Act) 제 15조에 의거, 지난 5년간 해당 상표를 분쟁 없이 계속 사용해 왔음을 선언하는 선언서를 특허청에 제출할 수 있습니다. 이는 의무적인 것이 아니지만, 해당 선언이 받아들여지는 경우 상표는 불가쟁력 (incontestability)를 획득하게 되어, 더욱 강화된 보호를 받을 수 있으므로, 가능한 경우 접수하는 것이 매우 권장됩니다.
불가쟁력이란 쉽게 말해 제 3자가 해당 상표의 유효성에 대해 문제를 제기하기 어렵다는 것을 의미하며, 제 3자는 매우 제한된 경우에만 해당 상표권의 취소를 주장할 수 있으므로, 분쟁 발생 시 상표권 방어에 유리하게 작용합니다. [1]
실례로, 미 대법원은 불가쟁력을 획득한 상표에 대하여, 해당 상표가 기술적 (descriptive) 이라는 사유로 제 3자가 그 상표권의 취소를 주장할 수 없다고 판결하였습니다. [2]
2. 10년 주기 연장 신청 (Section 9: Application for Renewal)
등록 상표는 매 10년마다 연장 신청을 해야하며, 연장하지 않으면 등록이 취소됩니다. 연장신청 시 사용증명(Section 5)도 함께 접수되어야 합니다.
미국 상표법은 상표 소유주의 권리 보호 뿐만 아니라 소비자 보호라는 목적도 함께 가지고 있기 때문에 상표권은 다른 지적재산권에 비해 분쟁의 소지가 더 많다고 할 수 있습니다. 소유주는 해당 등록을 유지하기 위해 사용증명 및 연장신청을 해야하는 것은 물론이며, 해당 상표가 상표로써 유효성을 잃지 않도록 지속적으로 노력해야 합니다.
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[1] 15 U.S.C. Section 1115(b)
[2] Park ‘N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc