미국 상표 등록을 준비하고 있다면 가장 먼저 생각하셔야 할 것이 있습니다.
바로 출원하고자 하는 상표가 미국 내 등록이 가능한 것인지 검토하는 일입니다.
출원 후 서류상 부족한 부분으로 인해 심사를 통과하지 못하더라도 이는 전문가의 도움을 받아 극복 가능한 경우가 많지만, 상표 자체가 부적합하여 심사를 통과하지 못하는 경우, 이를 극복하는 것은 매우 어려운 일입니다.
좋은 상표란 어떤 상표일까요?
비즈니스적 측면이 아닌, 미 특허청 심사관의 관점에서 볼 때 좋은 상표란 바로 식별력(Distinctiveness)이 높은 상표입니다. 쉽게 말해, 내 상표가 시장(marketing channels)에서 다른 상표와 얼마나 구분되느냐 하는 것입니다.심사과정에서 유사한 상표가 발견되어 등록이 거절되는 경우(Likelihood of Confusion), 이를 극복하는 것은 매우 어려운 일임으로 출원 전 적합한 상표를 선정하는 것이 미국 상표 출원에 있어 가장 중요한 일이라고 할 수 있습니다.
미국 특허청(USPTO)은 두 상표 간의 유사성 판단을 위해 여러 기준을 적용하고 있는데, 상표의 형태뿐만 아니라 발음, 의미, 인상에 대한 유사성도 심사하고 있어, 형태만으로 유사상표를 검색하는 것은 위험하며, 전문가의 도움을 받아야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
이미 상표를 사용하고 계신 경우 등록 가능성을 검토 받으시길 바라며, 아직 상표를 선정하기 전이거나 변경하시려는 경우, 아래의 방법 통해 보다 식별력이 높은 상표를 선정할 수 있습니다.
방법 1. 일반 명칭, 기능, 성분, 성질, 목적을 지칭하는 말은 피한다.
이러한 말들은 상표에 포함될 수 있으나 상표권이 부여되지는 않습니다. 예를 들어, 화장품의 상표로 “Organic Beauty Care”라는 상표를 출원한 경우, 이는 심사를 통과하기 어려운데, Organic은 제품의 속성, Beauty는 제품의 목적, Care는 일반 명칭으로 간주될 수 있기 때문입니다.
마찬가지로 제품의 질(quality)을 암시하는 Pro-, Best-, Super-, Nice- 등도 상표로 인정되기 어려우며, 이는 한국어 상표에도 동일하게 적용됩니다. 예를 들어, 고추장 제품의 상표로 “최고 고추장”을 출원하는 경우, 외래어는 그 의미를 영문으로 기재해야 하며, 이 경우 그 의미로 ‘best red pepper paste’를 기재할 수 있는데, 결과적으로 best는 제품의 질을, red pepper paste는 제품의 일반 명칭이 되기 때문에 이는 심사를 통과하기 어렵게 됩니다.
방법 2. 임의의 단어를 적용한다.
상표가 적용되는 제품 및 서비스와 전혀 무관한 단어를 선정하면 식별력이 발생할 가능성이 높아집니다. 대표적인 사례로, 전자기기에 “APPLE”, 커피에 “STARBUCKS”, 의류에 “BANANA REPUBLIC”등이 있습니다.
방법 3. 기존에 없는 새로운 단어를 사용한다.
사전에 존재하지 않는 새로운 단어를 만들어 사용하면 높은 식별력이 발생할 수 있습니다. 대표적인 예로, “PEPSI”, “GOOGLE”등이 있습니다.
이니셜을 상표로 사용하는 경우 심사관이 그 의미를 요청할 수 있으며, 그 의미에 따라 식별력이 발생하지 않을 수 있습니다.
이상으로 미 특허청의 심사를 통과할 수 있는 좋은 상표에 대해 알아보았습니다. 미 특허청에 매일 접수되는 상표는 약 1,500건으로 유사한 상표가 먼저 출원될 가능성은 늘 존재합니다. 때문에 출원 전 전문가를 통해 검토를 받는 것이 매우 중요합니다. 많은 출원 대행사들이 1차 검색(knockout search)만을 진행한 후 등록 가능성을 판단하는데 이러한 결과를 믿는 것은 위험한 결정이 될 수 있습니다.
*Knockout search: 동일한 형태의 상표만을 검색해 보는 것
ACI변호사그룹은 다양한 측면에서의 유사성을 검토할뿐만 아니라 유사상표의 거절사례까지 조사해 귀사 상표의 등록가능성을 판단해 드리고 있습니다.
또한, 가능성이 낮다고 판단될 경우 절대 출원을 권해드리지 않으며, 등록 가능성을 높일 수 있는 대안을 함께 제시해 드리고 있습니다.