미 특허청에 출원된 상표는 배정된 담당심사관에 의해 서류심사를 받게 되며, 상표가 미국 시장에서 사용되기 적합한지, 기존에 등록된 상표와 유사하지는 않은지 또한 심사받게 됩니다.
만약 심사결과에서 문제가 발견되는 경우 심사관은 해당 결과를 신청인 또는 신청대리인(변호사)에게 통지하는데, 이를 Office Action (이하 OA) 이라고 합니다. OA가 발부되는 경우 6개월 안에 이에 응답을 해야하며, 응답하지 않을 경우 상표 신청은 자동소멸됩니다.
OA는 발부 원인에 따라 보통 두 가지 종류로 구분됩니다.
1) 단순 수정 조치 요청 (Administrative Office Action): 서류상 오류, 추가자료 필요 등의 사유
2) 등록 거절 판정 (Refusal): 상표의 식별력 부족 (Descriptiveness Issues), 유사한 상표의 존재 (Likelihood of Confusion) 등의 사유
이 중 첫 번째 OA는 미 특허청으로부터 수령한 요구사항을 충족시키면 일반적으로 심사를 통과할 수 있습니다. 하지만, 두 번째 OA인 등록 거절 판정을 받은 경우 이를 극복하는 것은 어려운 일이며, 사전에 상표에 대한 철저한 조사 및 전문가의 검토가 필요한 것이 이 때문입니다.
하지만, 거절통지를 받았다고 하여 해당 출원을 포기해야 하는 것은 아닙니다. 거절통지 중에는 전문가의 도움을 받아 충분히 극복할 수 있는 경우도 다수 존재하기 때문입니다.
저희 변호사 그룹의 거절통지 극복 사례 중 한 케이스를 아래와 같이 소개합니다.
2017년 6월 28일 저희 ACI변호사그룹은 미 특허청에 상표 ACI LAW GROUP, PC (87509674)를 출원하였으나, 심사결과 ACI (4962383), ACI (4222396), ACI PAYMENT SYSTEMS (4222390)이라는 상표가 유사업종에 등록되어 있어 아래와 같이 9월 27일 거절 통지(Office Action: Section 2(d) Refusal – Likelihood of Confusion)를 받았습니다.
미 특허청이 제시한 거절사유는 아래와 같습니다.
Similarity of the marks: 상표의 유사성
Similarity and nature of the goods and/or services: 지정상품/서비스의 유사성
Similarity of the trade channels of the goods and/or services: 시정상품/서비스 유통경로의 유사성
그러나, ACI변호사그룹의 담당 변호사는 거절사유 분석 후 이를 극복할 수 있는 법리적 근거를 찾을 수 있었습니다. 이에 거절사유를 반박하는 답변서를 미 특허청에 제출하였고, 약 20일 후 특허청의 결정이 번복되었으며, 심사를 통과한 것을 확인할 수 있었습니다.
특허청의 심사관은 변호사이며, 거절판정은 법리적 근거에 기반하기 때문에 이에 대응하기 위해서는 전문 변호사의 분석이 필요합니다. Office Action을 수령하신 경우 먼저 답변 기한을 확인하시고, 전문 변호사를 통해 주어진 기한 내 답변서를 제출하시면, 출원한 상표가 자동소멸되는 일을 막을 수 있습니다.