해외 상표 출원자 또는 등록자의 미국 변호사 의무 선임 규정

최종 수정일: 2019년 9월 30일

금일 미 특허청 (The United States Patent and Trademark Office, 이하 “USPTO”)는 #미국 외 지역에 거주하는 #상표 출원자 또는 등록자 (이하 “#해외 출원자”)에 대해 반드시 미국 #변호사 를 선임하도록 하는 새로운 규정의 최종안을 발표하였습니다.


해외 #출원자 란 1) 법적 거주지가 미국 또는 미국령이 아닌 개인이나, 2) 주 사업장 또는 본사가 미국 또는 미국령이 아닌 기업에 해당합니다.


#USPTO 는 본 수정안이 상표 출원자에만 국한되지 않으며, 상표권 소유자와 미국 상표심판 항소위원회 (Trademark Trial and Appeal Board, #TTAB) 관할 사건의 당사자에게도 해당한다고 밝혔습니다. 이는 해외에 거주하는 개인이나 기업은 미국 #상표권 과 관련한 거의 모든 사건을 처리하기 위해 미국 변호사를 선임해야 함을 의미합니다.


#마드리드 출원(Madrid Protocol)의 경우 국제 출원에 대해 미국 변호사 선임을 의무화할 수 있는 장치가 마련되지 않아 최초 출원에 대해서는 본 규정이 적용되지 않습니다. 단, 2017년 기준 마드리드 출원의 2.9% 만이 미국 출원 규정을 충족한 것으로 나타났는데, 이는 마드리드 출원의 대부분이 USPTO 심사를 최초에 통과하지 못해 추가조치 (#OfficeAction) 을 받게 된다는 것을 의미합니다. 이러한 Office Action에 대한 대응에는 이번 새로운 규정이 적용되어, 해외 출원자의 미국 변호사 선임이 요구됩니다. 즉, 마드리드 출원을 통해 미국에 상표를 출원한 경우라도 본 규정의 적용을 받아 미국 변호사를 선임해야 할 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다.


USPTO는 본 법안의 시행 배경으로 해외 출원의 급증, 무자격 법률 대리(UPL: Unauthorized Practice of Law)의 증가와 출원 규정 위반 사례의 증가, 이에 대한 제재 및 형사처벌의 어려움을 들었으며, 이번 수정안을 통해 불법적 대행 업무와 불법적 출원이 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이러한 사건이 적발되더라고 이와 관련된 사람들을 더욱 효과적으로 추적하고 처벌할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.


본 수정안은 오는 8월 3일부터 시행될 예정입니다.



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